[기고 및 연구자료][이상열의 IP:TIME] 제 2화 공지예외주장과 자유실시기술 항변의 충돌

관리자


 

최근 필자가 (원고, 상고인) 대리한 사건에서 매우 중요한 대법원 판결(대법원 2021후10473, 판결선고 2023. 2. 23.)이 나와서 소개하고자 한다. 본 케이스는 디자인 사건이지만 특허 사건에도 적용될 수 있으므로, 특허로 서술하며 ‘공지예외주장과 자유실시기술 항변의 충돌’에 관한 것이다.

 


[공지예외주장]

발명자라고 하더라도 발명을 특허청에 특허출원일 전에 공개를 했다면, 스스로 공개를 했던 제3자에 의해 공개가 되었던 그 발명은 누구나 이용할 수 있는 공지기술이 된다.

그러나, 특허출원 전 공지가 된 발명이더라도 공지된 날로부터 1년 이내에 특허출원하면서 공지예외주장을 하면 특허출원 심사 시 그 발명을 인용발명으로 삼지 않는다(특허법 제30조). 이를 공지예외주장 제도이다. 자기 발명의 공개로 인해 특허출원이 거부되는 피해를 방지하는 동시에 첨단 연구 결과의 신속한 공개를 유도해서 산업발전에 더 신속하게 대응한다는 것이 이 제도의 취지이다.



 

[자유실시기술의 항변]

특허발명을 특허권자의 허락없이 무단으로 제3자가 실시하면 특허권의 침해이다. 그러나 피고 실시 발명이 특허출원 전에 공지된 기술과 동일하거나, 그 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다면, 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허권의 침해가 성립되지 않는다는 것으로 이를 자유실시기술의 항변이라고 한다.

피고 실시 발명은 누구의 권리에 속하는 것이 아니라 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 퍼블릭 도메인 영역에 있는 것이기 때문에 굳이 원고(특허권자) 특허발명 침해를 논할 필요가 없다는 것이다. 판례로 인정되고 있다.

 

[공지예외주장과 자유실시기술 항변의 충돌]
 

디자인법의 신규성 상실 예외 규정(특허법의 공지예외주장과 대응됨)의 근거가 된 선행디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지와 관련해서, 대법원(대법원 2021후10473)은 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공중의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 하였다.


신규성 상실 예외 규정을 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데, 디자인보호법이 정한 시기적 절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다고 하였다.

 


자유실시기술의 항변은 공중의 영역에 있는 발명(공지기술)임에도 불구하고 특허등록된 특허발명에 대한 독점적 권리를 부정하기 위한 법리이므로, 특허권자의 엄격한 요건에 따라 공지예외주장하여 등록받은 특허권이라면 출원 전 특허권자의 의사에 의한 공지발명에 대해 제3자는 자유실시기술의 항변을 할 수 없음이 타당하고, 본 대법원 판결은 이를 확인시켜 준 매우 의미있는 리딩 판례가 될 것이다.

 


참고로, 본 대법원 사건의 사실관계는 더 복잡하였다. 특허권자의 적극적 권리범위확인심판에서 기각심결되었고, 특허법원에서도 피고의 자유실시디자인 항변을 인정하여 기각되었으며 원고가 상고하였다. 그 후 피고가 원고(디자인권자)를 상대로 등록디자인권 무효심판을 청구하였고 이때 신규상 상실 예외 규정을 적용받아 무효심판 기각되었다. 그 후 2023. 2. 23. 대법원 판결이 선고되었다.



출처: 척척리별의 IP 이야기 – 제2화 ‘공지예외주장과 자유실시기술 항변의 충돌’ | 뉴스영 (newsyoung.net)

 

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